【內(nèi)容提要】商标在先使用權系未注冊商标權。未注冊商标所有(yǒu)人(rén)和(hé)其意思決策機關混同的關聯企業以及受讓人(rén)、被許可(kě)人(rén)均有(yǒu)資格主張在先使用權抗辯，至于抗辯能否成立則須根據其他要件予以判斷。在電(diàn)子商務時(shí)代，地域性原則應擴張至互聯網領域，持續使用不應作(zuò)為(wèi)硬性要件，可(kě)以将其作(zuò)為(wèi)有(yǒu)一定影(yǐng)響的考量因素；繼續使用的商品标識既不得(de)改變其顯著特征，也不得(de)向注冊商标标識靠近，類别原則上(shàng)不得(de)改變。“原使用範圍內(nèi)繼續使用”是指按原使用方式進行(xíng)使用，對使用地域、生(shēng)産規模等并不做(zuò)強行(xíng)的限制(zhì)。
關鍵詞】商标  先用權  抗辯   原有(yǒu)範圍
 
 
根據《商标法》第59條第3款規定的文義而言，商标在先使用抗辯成立的構成要件主要有(yǒu)主體(tǐ)要件、時(shí)間(jiān)要件、使用要件、商譽要件、原有(yǒu)範圍要件等構成。

一、主體(tǐ)要件
學術(shù)界和(hé)實務界對于在先使用的有(yǒu)一定影(yǐng)響的未注冊商标的所有(yǒu)人(rén)享有(yǒu)在先使用抗辯，沒有(yǒu)争議。但(dàn)對于未注冊商标所有(yǒu)人(rén)的關聯企業、未注冊商标的受讓人(rén)或被許可(kě)人(rén)是否有(yǒu)權享有(yǒu)在先使用抗辯則存在争議。
（一）被許可(kě)人(rén)、受讓人(rén)的抗辯資格
杜穎教授認為(wèi)商标先使用權隻是一個(gè)消極性的權利，不具有(yǒu)積極意義的權能，不能轉讓或許可(kě)他人(rén)行(xíng)使。而芮松豔、陳錦川法官認為(wèi)使用的主體(tǐ)僅限于在先使用人(rén)本人(rén)及在先已獲授權許可(kě)的被許可(kě)使用人(rén)。江蘇省高(gāo)級人(rén)民法院在上(shàng)訴人(rén)甯南超妍店(diàn)與被上(shàng)訴人(rén)妍之夢公司侵害商标權糾紛的中認定加盟店(diàn)在涉案商标注冊後獲得(de)在先使用未注冊商标權人(rén)的授權許可(kě)使用未注冊商标屬于具有(yǒu)正當來(lái)源的在原使用範圍內(nèi)繼續使用未注冊商标的行(xíng)為(wèi)。廣州市越秀區(qū)人(rén)民法院在原告侯澤敏訴被告皓銀貿易行(xíng)侵害商标權糾紛案中認定廣州豪柏公司在珠寶鑽石類商品上(shàng)依法對“豪柏”商标享有(yǒu)在先使用權，而被告系經廣州豪柏公司許可(kě)使用“豪柏”商标并銷售廣州豪柏公司提供的使用了“豪柏”商标的商品，該行(xíng)為(wèi)并未超出上(shàng)述廣州豪柏公司的原使用範圍。根據《最高(gāo)人(rén)民法院關于審理(lǐ)商标授權确權行(xíng)政案件若幹問題的規定》第26條第1款的規定，商标權人(rén)自行(xíng)使用、許可(kě)他人(rén)使用均屬于商标使用的方式。《商業特許經營管理(lǐ)條例》也規定未注冊商标作(zuò)為(wèi)企業标志(zhì)，可(kě)以許可(kě)其他經營者使用。故，未注冊商标作(zuò)為(wèi)一種法益，是可(kě)以進行(xíng)許可(kě)和(hé)轉讓的，隻是不享有(yǒu)排他性的專有(yǒu)權而已。此外，由于對在先使用的有(yǒu)一定影(yǐng)響的未注冊商标予以保護的制(zhì)度目的在于保護該未注冊商标的商譽。未注冊商标的生(shēng)命與其商譽相伴，而非必須綁定在特定主體(tǐ)上(shàng)。如果未注冊商标的商譽仍在，但(dàn)要随着商标所有(yǒu)人(rén)主體(tǐ)的消亡而消亡，則與對在先使用的有(yǒu)一定影(yǐng)響的未注冊商标予以保護的制(zhì)度目的相悖。因此，在先使用有(yǒu)一定影(yǐng)響的未注冊商标所有(yǒu)人(rén)本人(rén)和(hé)其被許可(kě)人(rén)以及受讓人(rén)均有(yǒu)資格主張在先使用抗辯，至于抗辯能否成立，則要根據其他要件予以判斷。
（二）關聯企業的抗辯資格
根據公司法第216條規定，關聯企業是指公司控股股東、實際控制(zhì)人(rén)、董事、監事、高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員與其直接或者間(jiān)接控制(zhì)的企業。由于分公司不具有(yǒu)法人(rén)資格，其民事責任由總公司承擔，故分公司不具有(yǒu)獨立的民事主體(tǐ)資格。因此，未注冊商标所有(yǒu)人(rén)的分公司使用未注冊商标的行(xíng)為(wèi)等同于總公司自己的使用行(xíng)為(wèi)，在先使用抗辯權自然也系總公司自身享有(yǒu)。所以，關聯企業最典型的就是直接或間(jiān)接控制(zhì)的子公司。由于子公司具有(yǒu)獨立的法人(rén)資格，與母公司是相互獨立的法律主體(tǐ)，故子公司的使用行(xíng)為(wèi)并不能當然等同于母公司的使用行(xíng)為(wèi)，當然母公司享有(yǒu)的民事權利并不等于子公司也同樣享有(yǒu)。但(dàn)在我國的企業發展中，除了上(shàng)市公司有(yǒu)嚴格規範的管理(lǐ)制(zhì)度以外，大(dà)多(duō)數(shù)非上(shàng)市的民營企業在各關聯企業之間(jiān)的産權并不清晰，特别是知識産權等無形财産，由控股股東或實際控制(zhì)人(rén)随意支配。例如甲實際控制(zhì)的A公司先于注冊商标人(rén)使用未注冊商标，在注冊商标權人(rén)的商标注冊後，甲又成立了B公司，将A公司的使用未注冊商标的經營業務轉入到B公司，但(dàn)未将A公司注銷，雙方之間(jiān)也無許可(kě)合同，此時(shí)B公司是否有(yǒu)權主張在先使用抗辯？具有(yǒu)相同控股股東或實際控制(zhì)人(rén)控制(zhì)下的關聯企業之間(jiān)的知識産權互相使用行(xíng)為(wèi)，雖未簽訂書(shū)面的許可(kě)合同，但(dàn)因其意思決策機構混同，實質上(shàng)系得(de)到權利人(rén)之許可(kě)，故視(shì)為(wèi)雙方之間(jiān)存在事實上(shàng)的許可(kě)關系，按許可(kě)處理(lǐ)，有(yǒu)權主張在先使用抗辯，但(dàn)抗辯能否成立要根據其他要件予以綜合判定。

二、時(shí)間(jiān)要件
《商标法》第59條第3款規定了在先使用人(rén)在先使用的時(shí)間(jiān)不僅要在注冊商标申請(qǐng)日前，還(hái)要求早于注冊商标申請(qǐng)人(rén)使用該商标的時(shí)間(jiān)。在商标獲得(de)注冊前，在先使用人(rén)與商标申請(qǐng)人(rén)使用的商标均為(wèi)未注冊商标，但(dàn)法律隻對兩者中在先使用的商标予以保護。由此也可(kě)以看出，商标在先使用抗辯的時(shí)間(jiān)要件也是非常嚴苛的，對注冊商标的保護力度明(míng)顯大(dà)于未注冊商标。這是因為(wèi)我國是以商标注冊為(wèi)原則的國家(jiā)，積極引導經營者通(tōng)過注冊商标以獲得(de)專用權。注冊商标的位階、效力明(míng)顯高(gāo)于未注冊商标。對未注冊商标的保護，并未動搖商标注冊制(zhì)的根基。
三、商譽要件
對未注冊商标進行(xíng)保護的目的就在于保護在先使用人(rén)對未注冊商标享有(yǒu)的商譽，所以要求該商标具有(yǒu)一定的影(yǐng)響，具有(yǒu)一定的知名度。之前的法律條文用的是知名度，而現行(xíng)的商标法和(hé)反不正當競争法将之改為(wèi)有(yǒu)一定的影(yǐng)響。《最高(gāo)人(rén)民法院關于審理(lǐ)商标授權确權行(xíng)政案件若幹問題的規定》針對《商标法》第32條的“有(yǒu)一定影(yǐng)響”解釋為(wèi)在先使用人(rén)舉證證明(míng)其在先商标有(yǒu)一定的持續使用時(shí)間(jiān)、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳的。《商标法》第32條是在先使用權排除他人(rén)惡意搶注注冊商标的條款，屬于褫奪權利；而《商标法》第59條第3款是侵權抗辯條款，其目的在于侵權不成立，而非褫奪注冊商标權。因此，根據舉重明(míng)輕的原則，在先使用人(rén)能夠證明(míng)其在先商标有(yǒu)一定的持續使用時(shí)間(jiān)、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳的，當然屬于《商标法》第59條第3款中在先使用有(yǒu)一定影(yǐng)響的商标，如果在先使用人(rén)能夠證明(míng)其中之一的，例如有(yǒu)一定的持續使用時(shí)間(jiān)或有(yǒu)一定的銷售區(qū)域或有(yǒu)一定的銷量或投入了廣告宣傳，均可(kě)認定為(wèi)有(yǒu)一定影(yǐng)響。

四、使用要件
顧名思義，在先使用的商标要繼續使用，已經有(yǒu)實際使用過程。何況對于注冊商标而言，如果能證明(míng)此前三年沒有(yǒu)實際使用，則侵權人(rén)不用承擔賠償責任。因此，實際使用不成問題，但(dàn)是否持續使用，則有(yǒu)争議。李揚教授認為(wèi)商标在先使用抗辯必須持續使用該商标，否則難以達到有(yǒu)一定影(yǐng)響的狀态。杜穎教授對此持相同觀點。在當今互聯網時(shí)代，一夜成名均有(yǒu)可(kě)能，所以持續使用不應作(zuò)為(wèi)硬性要件，可(kě)以将其作(zuò)為(wèi)有(yǒu)一定影(yǐng)響的考量因素。

五、原有(yǒu)範圍要件
（一）原有(yǒu)标識和(hé)類别及區(qū)别性标志(zhì)
商标權分為(wèi)自用權和(hé)禁用權。注冊商标的自用權僅限于在核準注冊的類别使用核準注冊的商标，而禁用權的範圍則可(kě)以擴展至類似商品和(hé)近似商标。但(dàn)是，《最高(gāo)人(rén)民法院關于審理(lǐ)商标授權确權行(xíng)政案件若幹問題的規定》規定未改變顯著特征的使用，仍屬于商标法意義上(shàng)的商标使用行(xíng)為(wèi)。商标在先使用抗辯的前提在于未注冊商标與注冊商标構成了在相同或類似商品上(shàng)的相同或近似。就标識本身而言，使用在相同或類似商品上(shàng)的兩枚商标的顯著特征相同或近似，足以産生(shēng)混淆。對于繼續使用的商标是否必須與在先使用的商标标識、類别相同，則争議頗大(dà)。芮松豔、陳錦川法官認為(wèi)後續使用的商标及商品或服務應與在先使用的商标及商品或服務相同或基本相同。祝建軍法官認為(wèi)隻能在原來(lái)的商品或服務上(shàng)使用，不得(de)擴大(dà)在先商标所标注的商品或服務的類别；不得(de)改變在先使用商标的圖形、文字、色彩、結構、書(shū)寫方式等，但(dàn)以同注冊商标相區(qū)别為(wèi)目的而進行(xíng)改變的除外。王蓮峰教授持相同觀點。李揚教授認為(wèi)如果改變後的商标與原使用商标仍然保持同一性，并且與注冊商标權人(rén)的商标相同或者近似，完全不允許在先使用人(rén)援引在先使用抗辯，可(kě)能會(huì)剝奪在先使用人(rén)契合時(shí)代發展趨勢特别是相關公衆情趣變化需要而改變商标圖案、文字、色彩、結構、書(shū)寫方法的利益，從而過分淡化商标在先使用抗辯的實際意義。《商标法》第59條第3款規定的附加适當的區(qū)别标記的前提在于注冊商标與在先使用人(rén)繼續使用的商标已足以産生(shēng)實際混淆的前提下，在不改變繼續使用的商标的标識的顯著特征的前提下附加其他具有(yǒu)識别功能的區(qū)别标志(zhì)。附加區(qū)别标志(zhì)的實質也是一種對商标标識的改變行(xíng)為(wèi)。由此，基于誠實信用原則和(hé)避免混淆原則，繼續使用的商标标識在注冊商标申請(qǐng)公告後，其對在先使用的商标标識的改動隻能是在不改變顯著特征的情況下，與在先使用的商标标識相比，隻能遠離注冊商标标識，而非靠近注冊商标标識。至于類别原則上(shàng)不得(de)改變，除非随着形勢的發展，原先使用的商品已經逐漸消失、淘汰，而被新的類似商品所取代，則可(kě)以延續到替代的商品上(shàng)繼續使用。例如原先在先使用人(rén)是在錄像機商品上(shàng)使用有(yǒu)一定影(yǐng)響的未注冊商品，後來(lái)錄像播放機淘汰，被VCD\DVD播放機所取代，則可(kě)以在VCD\DVD播放機上(shàng)繼續使用。
（二）地域範圍和(hé)生(shēng)産規模
關于原有(yǒu)範圍是否限定原有(yǒu)的地域範圍和(hé)生(shēng)産規模內(nèi)，在學術(shù)界和(hé)實務界也很(hěn)有(yǒu)争議。在“蔣有(yǒu)記”商标侵權案中，法院認為(wèi)南京夫子廟公司隻能在貢院12号原址繼續使用“蔣有(yǒu)記”商标，且不能改變實際使用的标識和(hé)擴大(dà)經營區(qū)域和(hé)規模，亦應附加适當标識避免混淆。而對于其在升州路 30号的使用行(xíng)為(wèi)，因超出了原有(yǒu)的經營區(qū)域，不符合先用權抗辯的條件，構成侵害商标權行(xíng)為(wèi)。在“小(xiǎo)肥羊”商标侵權及不正當競争案中，法院也認為(wèi)該标識隻能由原使用人(rén)在原使用範圍內(nèi)繼續使用，即隻能由原使用人(rén)周易平在甘肅省蘭州市經營的商業實體(tǐ)“周一品小(xiǎo)肥羊店(diàn)”上(shàng)繼續使用，而不得(de)超出該使用範圍許可(kě)或轉讓給他人(rén)使用。李揚教授認為(wèi)原使用範圍是指原使用的地域範圍，也可(kě)以稱為(wèi)知名度或者信用所及地域範圍。杜穎教授認為(wèi)原使用範圍可(kě)以參考1994年8月12日國家(jiā)工商行(xíng)政管理(lǐ)局發布的《國家(jiā)工商行(xíng)政管理(lǐ)局關于服務商标繼續使用問題的通(tōng)知》的規定中的地域因素。祝建軍法官認為(wèi)在目前電(diàn)子商務和(hé)網購日益普及的情況下，限制(zhì)商标在先使用人(rén)隻能在原有(yǒu)的生(shēng)産規模和(hé)銷售區(qū)域內(nèi)使用，非常困難。王蓮峰教授認為(wèi)參考1994年8月12日國家(jiā)工商行(xíng)政管理(lǐ)局發布的《國家(jiā)工商行(xíng)政管理(lǐ)局關于服務商标繼續使用問題的通(tōng)知》，借鑒專利法中先用權限制(zhì)的規定，商标先用人(rén)隻能在原有(yǒu)生(shēng)産規模和(hé)銷售區(qū)域內(nèi)使用，但(dàn)實踐中由于電(diàn)子商務和(hé)網購的普及和(hé)發展，商品流通(tōng)渠道(dào)通(tōng)暢，很(hěn)難對銷售的區(qū)域加以控制(zhì)，需要進一步研究。芮松豔、陳錦川法官認為(wèi)商标後續使用行(xíng)為(wèi)的規模不受在先使用規模的限制(zhì)。在當今電(diàn)子商務飛速發達的時(shí)代，商品流通(tōng)已經跨越傳統的地理(lǐ)界限，商标地域性原則已經受到挑戰，所以限制(zhì)地域範圍和(hé)生(shēng)産規模已經毫無意義。即使如具有(yǒu)強烈地域性的服務商标，随着移動互聯網APP和(hé)點評網站(zhàn)的發展，地域界限也逐漸淡化。此外，專利法有(yǒu)關專利先用權抗辯限定在原有(yǒu)生(shēng)産規模內(nèi)的規定在商标在先使用抗辯中并無借鑒意義，無法類推解釋。因為(wèi)，專利法保護的是實施專利技(jì)術(shù)生(shēng)産的專利産品，其價值在于産品本身。消費者選擇專利産品，是因為(wèi)專利産品的使用價值高(gāo)于非專利産品。所以，由于先用權人(rén)生(shēng)産的産品與專利産品具有(yǒu)同樣的技(jì)術(shù)，蘊含相同的使用價值，生(shēng)産規模的擴大(dà)直接沖擊了專利權人(rén)的利益，因此需要将專利先用權限制(zhì)在原有(yǒu)的生(shēng)産規模範圍內(nèi)。而商标雖然有(yǒu)質量保障功能，但(dàn)其價值主要來(lái)源于商譽，而非産品本身，具有(yǒu)相同技(jì)術(shù)、同樣使用價值的商品因為(wèi)商标的不同，交換價值就相差極大(dà)。所以，消費者選擇不同商标商品的目的不單單在于獲取商品的使用價值，而是對商标商譽的信賴。對在先使用的有(yǒu)一定影(yǐng)響的未注冊商标予以保護的制(zhì)度目的也在于保護該在先商标的商譽。并且，商譽的提升與生(shēng)産規模也無多(duō)大(dà)關聯。所以，原使用範圍不能解釋為(wèi)專利先用權中的原有(yǒu)生(shēng)産規模和(hé)地域範圍，而是指原有(yǒu)的商标使用方式。例如未注冊商标所有(yǒu)人(rén)原先是以許可(kě)他人(rén)使用的方式而非本人(rén)自用的方式使用商标的，則注冊商标申請(qǐng)後，其仍有(yǒu)權許可(kě)他人(rén)使用該未注冊商标。否則，随着時(shí)間(jiān)的推移，申請(qǐng)日前發展的許可(kě)終止後，由于不能發展新許可(kě)，未注冊商标所有(yǒu)人(rén)隻能自己使用商标，将會(huì)導緻使用規模縮小(xiǎo)，商譽受損，甚至商标消亡。而這并非商标法的真正目的。但(dàn)如果在先使用人(rén)在注冊商标人(rén)使用商标前沒有(yǒu)以許可(kě)他人(rén)使用的方式使用未注冊商标，若商标注冊後，在先使用人(rén)再許可(kě)他人(rén)使用未注冊商标的，則屬于改變了原有(yǒu)的使用方式，被許可(kě)人(rén)的在先使用抗辯不能成立。